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めざせ!特許で一攫千金
誰も言わなかった?特許書類の書き方
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めざ特

Author:めざ特
某大学を卒業後、超有名メーカーに就職。
数年後、某特許事務所に転職。
10年以上、特許明細書、意見書などの作成業務に従事した後、退所。
現在に至る。

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久しぶりの投稿
いつの間にか投稿せぬまま1年以上が経ってしまった。
この間に東日本大震災があったり、カダフィ政権が倒れたり、金正日が死去したり、様々なことがあった。

これは「この間」と言うわけではないが、その少し前に某企業に就職した。転職と言うべきかもしれない。その企業の知財部門に籍を置くことになった。昔とった杵柄を生かしていきたい。

噂によると最近、特許出願の数が増えているらしい。景気回復の足音だといいが。
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天下りよりひどい
2回目の事業仕分けが始まった。前回は期待はずれの額に終わったので、今回は厳しく仕分けして欲しいところだ。キャリア官僚の天下り先である独立行政法人のムダ、無能ぶりが槍玉に挙げられているが、私に言わせれば、天下りよりもひどいことが特許庁で行なわれている。

それは、民間から特許庁の審査官になるものがいることだ。これだけならいいのだが、その審査官が、自分がいた企業の特許出願の審査をしているのだ。自分がいた企業に手心を加え、ライバル企業の審査を厳しくしているのでは、と勘繰ってしまう。そしてその見返りとして・・・

常識的に考えれば、十分な忌避理由であろう。専門的な知識の補充を大義名分としているようだが、即刻やめるべきだ。少なくとも古巣の企業の審査・審理はやめるべきだ。

仕様にこだわる知財
知財担当者の中に、製品の仕様に拘泥する人がいる。発明の実施の形態には直接、特許請求の範囲には関係がないが、その製品の周辺部分を書くことがある。そうした部分も実際の製品の仕様にあわせるように要求するのだ。なぜそんなことをするのかと尋ねると、「将来、補正により製品の仕様にあわないものを特許請求の範囲に組み込むことになったら意味がない」という。

しかし、これは変だ。まず、特許請求の範囲の補正をする必要に迫られるのは、殆どの場合、進歩性を確保するためだ。だが、実施ずみの事項が進歩性の一助になることはまれだ。仮にその補正によって進歩性が確保できたとしても、製品がその仕様から外れたものになる可能性もある。そうすると、その特許は「出願から20年」という天寿を待たずに価値をなくすことになる。

こうしたことに対応するためには、特許明細書(特許請求の範囲を含む)はやはり広く書くことだ。現行の仕様に合わせようとすることは記載を狭めることだ。そうではなく、「(現行ではこうなっているが)異なる態様にしてもいい」と書くことだ。それもできるだけたくさん。なにしろ発生した特許権は、「出願から20年」まで存続するのだから。その間に何が起こるか分からない。

特許事務所の貢献で進歩性を確保できるか 
進歩性に疑いのある発明でも、特許事務所に依頼すれば権利化されるだろうか。

 まず第1に、発明の独創性が重要。どう見てもオリジナリティのない発明は、優秀な弁理士に頼んでも権利化は無理だろう。
 第2に、客・発明者の協力が必要。独創性に少々疑問がある程度なら、特許事務所の努力により権利化される可能性がある。裏を返すと、せっかく特許事務所ががんばっても、客が協力してくれないばかりに権利化に失敗するケースがあるのだ。今日はコレについて書こう。
  
 私が特許出願を担当したものの中に、書き方によっては進歩性を確保できそうな発明があった。
 その発明は、どこかで聞いたようなもので独創性に疑問があった。発明の内容を見た瞬間 「ははぁ、A社の製品をパクったな」と感じた。
 これでは進歩性の確保は難しい。そこで、A社の製品にはない効果を発明の中から見出して、それを「発明の目的」として書類を作成した。その書面をクライアントに送付したところ、

  「わが社はこんなことを目的として発明をしたのではない!」

というお怒りの返答があった。

 えぇ、わかってますとも。御社の目的はA社のパクりでしょ?

と、もう少しでそう言いそうになった。 つまりこの客は進歩性の確保に協力してくれなかったのだ。A社の製品にはない目的効果を支柱にしてストーリーを構成すれば、進歩性を確保できたかもしれなかったのに。

 どうも「最初に出願しさえすれば新規制のないもの(例えば発売済みのもの)でも権利化できる」とか、さも難しそうに書類を作成すれば登録されると思っている人が未だに多いらしい。以前にも言ったが、特許庁から「貴方よりも前に出願した人がいるから特許できません」と言われることは稀だ。殆どの特許出願は、進歩性なし(本発明を出願した時点で、よく似たものが既に発表されている)と言われるのだ。これは、出願人が大企業であっても町の発明家であっても大差ない。

発明の把握2
 前回、「発明を把握するには【発明が解決しようとする課題】を読むと良い」と書いたが、示された公報が特許公報なら、それを脇に置いて、その公開公報を読んだ方がいい場合がある。今まで何度か書いてきたように、出願した発明が特許されるまでの流れは、出願→公開→審査請求→拒絶理由通知を受け取る→補正→特許のようになる(案件によっては、公開が出る前に審査請求をしたり、補正の後に拒絶査定を受け、これに対する不服審判を経て特許されたりする場合もあるが、基本的にはこんな流れだ)。上記補正の結果、特許公報の特許請求の範囲に記載されている発明の「真の効果」と、【発明が解決しようとする課題】や【発明の効果】に記載されている目的効果とが一致していない場合がある。この不一致の結果、【発明の効果】に記載してある効果を発揮するために、なぜこのように複雑な補正(特許公報には補正箇所に下線が引いてある)を請求項に施したのかが、特許公報からは分からない場合があるのだ。

 こうした不一致が起きる原因は、補正の制限による。補正は、願書に添付した明細書などに記載のある範囲内でしかできない(特許法第17条の2第3項)。後だしジャンケンはダメというわけだ。この制限の結果、請求項の補正はできるのだが、それに対応する効果を記載できない、という事態が時々発生する。すなわち、拒絶理由を解消するために、明細書には記載があるが特許請求の範囲には記載のない事項を、特許請求の範囲に組み込んだは良いが、それに対応する効果が明細書中にないがために、補正で【発明の効果】等に請求項の効果を書けない場合だ。こうした場合、出願人が意見書の中でその効果を主張すると、審査官がその効果を進歩性の根拠と認めることがある。すると特許はされるのだが、特許公報を読んでも、請求項に記載の発明による効果がよく分からない、という事になる。

 こうした場合は、包袋を取り寄せ、意見書や不服審判請求書などの内容を確かめるのが正論だが、これが結構わずらわしい。また、権利化された内容を厳密に把握できなくても、おおまかにどんな目的で出願されたのかが分かればいい場合(例えば先願調査)もある。こんなケースでいちいち包袋を取り寄せるのは、時間が掛かる。こんな場合は、公開公報を読むと良い。公開公報には出願当初の特許請求の範囲が記載されているから、【発明の効果】に記載のある効果と対応が取れている。その明細書がまともに書かれていれば、という条件付きだが。