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めざせ!特許で一攫千金
誰も言わなかった?特許書類の書き方
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めざ特

Author:めざ特
某大学を卒業後、超有名メーカーに就職。
数年後、某特許事務所に転職。
10年以上、特許明細書、意見書などの作成業務に従事した後、退所。
現在に至る。

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久しぶりの投稿
いつの間にか投稿せぬまま1年以上が経ってしまった。
この間に東日本大震災があったり、カダフィ政権が倒れたり、金正日が死去したり、様々なことがあった。

これは「この間」と言うわけではないが、その少し前に某企業に就職した。転職と言うべきかもしれない。その企業の知財部門に籍を置くことになった。昔とった杵柄を生かしていきたい。

噂によると最近、特許出願の数が増えているらしい。景気回復の足音だといいが。
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天下りよりひどい
2回目の事業仕分けが始まった。前回は期待はずれの額に終わったので、今回は厳しく仕分けして欲しいところだ。キャリア官僚の天下り先である独立行政法人のムダ、無能ぶりが槍玉に挙げられているが、私に言わせれば、天下りよりもひどいことが特許庁で行なわれている。

それは、民間から特許庁の審査官になるものがいることだ。これだけならいいのだが、その審査官が、自分がいた企業の特許出願の審査をしているのだ。自分がいた企業に手心を加え、ライバル企業の審査を厳しくしているのでは、と勘繰ってしまう。そしてその見返りとして・・・

常識的に考えれば、十分な忌避理由であろう。専門的な知識の補充を大義名分としているようだが、即刻やめるべきだ。少なくとも古巣の企業の審査・審理はやめるべきだ。

仕様にこだわる知財
知財担当者の中に、製品の仕様に拘泥する人がいる。発明の実施の形態には直接、特許請求の範囲には関係がないが、その製品の周辺部分を書くことがある。そうした部分も実際の製品の仕様にあわせるように要求するのだ。なぜそんなことをするのかと尋ねると、「将来、補正により製品の仕様にあわないものを特許請求の範囲に組み込むことになったら意味がない」という。

しかし、これは変だ。まず、特許請求の範囲の補正をする必要に迫られるのは、殆どの場合、進歩性を確保するためだ。だが、実施ずみの事項が進歩性の一助になることはまれだ。仮にその補正によって進歩性が確保できたとしても、製品がその仕様から外れたものになる可能性もある。そうすると、その特許は「出願から20年」という天寿を待たずに価値をなくすことになる。

こうしたことに対応するためには、特許明細書(特許請求の範囲を含む)はやはり広く書くことだ。現行の仕様に合わせようとすることは記載を狭めることだ。そうではなく、「(現行ではこうなっているが)異なる態様にしてもいい」と書くことだ。それもできるだけたくさん。なにしろ発生した特許権は、「出願から20年」まで存続するのだから。その間に何が起こるか分からない。

発明の把握2
 前回、「発明を把握するには【発明が解決しようとする課題】を読むと良い」と書いたが、示された公報が特許公報なら、それを脇に置いて、その公開公報を読んだ方がいい場合がある。今まで何度か書いてきたように、出願した発明が特許されるまでの流れは、出願→公開→審査請求→拒絶理由通知を受け取る→補正→特許のようになる(案件によっては、公開が出る前に審査請求をしたり、補正の後に拒絶査定を受け、これに対する不服審判を経て特許されたりする場合もあるが、基本的にはこんな流れだ)。上記補正の結果、特許公報の特許請求の範囲に記載されている発明の「真の効果」と、【発明が解決しようとする課題】や【発明の効果】に記載されている目的効果とが一致していない場合がある。この不一致の結果、【発明の効果】に記載してある効果を発揮するために、なぜこのように複雑な補正(特許公報には補正箇所に下線が引いてある)を請求項に施したのかが、特許公報からは分からない場合があるのだ。

 こうした不一致が起きる原因は、補正の制限による。補正は、願書に添付した明細書などに記載のある範囲内でしかできない(特許法第17条の2第3項)。後だしジャンケンはダメというわけだ。この制限の結果、請求項の補正はできるのだが、それに対応する効果を記載できない、という事態が時々発生する。すなわち、拒絶理由を解消するために、明細書には記載があるが特許請求の範囲には記載のない事項を、特許請求の範囲に組み込んだは良いが、それに対応する効果が明細書中にないがために、補正で【発明の効果】等に請求項の効果を書けない場合だ。こうした場合、出願人が意見書の中でその効果を主張すると、審査官がその効果を進歩性の根拠と認めることがある。すると特許はされるのだが、特許公報を読んでも、請求項に記載の発明による効果がよく分からない、という事になる。

 こうした場合は、包袋を取り寄せ、意見書や不服審判請求書などの内容を確かめるのが正論だが、これが結構わずらわしい。また、権利化された内容を厳密に把握できなくても、おおまかにどんな目的で出願されたのかが分かればいい場合(例えば先願調査)もある。こんなケースでいちいち包袋を取り寄せるのは、時間が掛かる。こんな場合は、公開公報を読むと良い。公開公報には出願当初の特許請求の範囲が記載されているから、【発明の効果】に記載のある効果と対応が取れている。その明細書がまともに書かれていれば、という条件付きだが。

発明の把握
 公開公報や特許公報から、その特許請求の範囲に記載されている発明を把握するには、どこを読めばいいのだろう。

 それはもちろん特許請求の範囲? No。請求の範囲を読んだだけでは、発明の目的、つまり、発明者がその発明によりどんな課題を解決したいのかが分からないことが多い。例えば、健康サンダルに関する発明だから、てっきりダイエット効果が目的だろうと思ったら、サンダルの底がすりへるのを防止して長持ちさせることが目的だったなんてこともある。こんなことは請求の範囲を読んだだけでは分からない場合が殆どだ。

  じゃあ、要約書(公開公報ならフロントページ、抄録ならソレそのもの)を読めばいいか。要約書がまともに書かれていればそれでも良いのだが、いい加減な書き方がされていることが結構ある。今の要約書には【課題】と【解決手段】を書くことになっているが、以前は【目的】と【構成】を書いていた。この【構成】の欄に、特許請求の範囲のコピペをする作成者がかなりいた。現在もその名残があって、解決手段に特許請求の範囲の内容を記載する人がいる。上記のように請求の範囲を読んでも発明の目的・効果はよく分からない。そして要約書をそのように書いても、発明本体の権利化になんら支障はないから、要約書の書き方は蔑ろにされるのだろう。

  ならばどこを読むべきか。私なら「課題を解決するための手段」の直前、すなわち「発明が解決しようとする課題」の最後の部分を読む。ここには、その項目名のとおり、その発明によって解決される(はずの)課題が書かれていることが多い。上記した健康サンダルなら「底がすり減りにくい健康サンダルを提供する」などと書かれているはずだ。ここを読むことにより、発明者の意図、つまりその発明の目的が分かるのだ。

 公報を読むのは単調な作業で、しばしば退屈に感じることもある。だが、ここに素晴らしい目的が書かれていれば、それだけで読むモチベーションが上がることがある。素晴らしすぎて「本当にそんな課題をこの発明で解決できるの?」と思うこともあるが。逆に、ありふれた目的が書かれていれば、一気に発明の価値が落ちる。「そんな課題、とっくの昔に解決されているぞ」と思うこともある。私が審査官だったらそれだけで心証が悪い。「進歩性なし決定!」と言いたくなる。

  なお、「発明が解決しようとする課題」に、請求項ごとに発明の目的を書く人が時々いる。実は私もその一人だ。発明を複数の請求項に階層的に解釈・分割した場合には、請求項1はその発明の大まかな目的、請求項2以降の下位請求項は、もう少し詳細な目的や、単純に請求項1を実施した場合に生じうる問題点を解消するとか、請求項1の目的効果をいっそう向上させるといった目的になるはずだ。これを出願前から明らかにしておくと、後々の補正が有利になることがある。こうした場合に、「発明が解決しようとする課題」の最後の部分を読んでも、下位請求項の目的しか書かれていないので、読んでもよく分からないことがある。そうした場合には、少し遡って、請求項1の目的を探すと良い。

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