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Author:めざ特
某大学を卒業後、超有名メーカーに就職。
数年後、某特許事務所に転職。
10年以上、特許明細書、意見書などの作成業務に従事した後、退所。
現在に至る。

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特許事務所の貢献で進歩性を確保できるか 
進歩性に疑いのある発明でも、特許事務所に依頼すれば権利化されるだろうか。

 まず第1に、発明の独創性が重要。どう見てもオリジナリティのない発明は、優秀な弁理士に頼んでも権利化は無理だろう。
 第2に、客・発明者の協力が必要。独創性に少々疑問がある程度なら、特許事務所の努力により権利化される可能性がある。裏を返すと、せっかく特許事務所ががんばっても、客が協力してくれないばかりに権利化に失敗するケースがあるのだ。今日はコレについて書こう。
  
 私が特許出願を担当したものの中に、書き方によっては進歩性を確保できそうな発明があった。
 その発明は、どこかで聞いたようなもので独創性に疑問があった。発明の内容を見た瞬間 「ははぁ、A社の製品をパクったな」と感じた。
 これでは進歩性の確保は難しい。そこで、A社の製品にはない効果を発明の中から見出して、それを「発明の目的」として書類を作成した。その書面をクライアントに送付したところ、

  「わが社はこんなことを目的として発明をしたのではない!」

というお怒りの返答があった。

 えぇ、わかってますとも。御社の目的はA社のパクりでしょ?

と、もう少しでそう言いそうになった。 つまりこの客は進歩性の確保に協力してくれなかったのだ。A社の製品にはない目的効果を支柱にしてストーリーを構成すれば、進歩性を確保できたかもしれなかったのに。

 どうも「最初に出願しさえすれば新規制のないもの(例えば発売済みのもの)でも権利化できる」とか、さも難しそうに書類を作成すれば登録されると思っている人が未だに多いらしい。以前にも言ったが、特許庁から「貴方よりも前に出願した人がいるから特許できません」と言われることは稀だ。殆どの特許出願は、進歩性なし(本発明を出願した時点で、よく似たものが既に発表されている)と言われるのだ。これは、出願人が大企業であっても町の発明家であっても大差ない。

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進歩性を認めさせる(おまけ)
 前回まで書いてきたことをしても尚、登録されない時は、さっさと拒絶査定をもらって審判請求するのがよい。この審査官は、この発明を登録したくない何らかの事情を抱えているのだろう。審判請求すれば別の人たちが判定してくれる。

 審判請求された特許出願は特許庁の審判部に移管される。審判部での判定(審理)は3人(まれに5人)の審官からなる合議体が行なう。この審判官の多数決により特許されるか否かが決まる。これを図示すると下のようになる。
sinpankan
 この図では、1人の審判官が拒絶、2人の審判官が特許という判定を下しているので、めでたく「特許査定」となる。だが、審官を含めて考えると、拒絶と判定した人が2人なので、2対2となり、「特許すべきかどうか分からない」と判定するのが普通だろう。こんな発明でも特許されるのだ。これは審判官が5人の場合も同じだ。私も審判請求により数々の発明を登録させてきた。

 こうして見ると気楽ではないか。だから、拒絶査定を受けた発明は審判請求した方が良い。ただし、進歩性の審査基準をしっかり満たした発明にすることを忘れずに。さもなければ過半数の審判官が特許と判定してくれることはないだろう。そして発明が進歩性の審査基準を満たせるか否かは特許事務所が左右するのではない。発明者がするのだ。

進歩性を認めさせる3
 最後に挙げるコツは「早く出願すること」。

何を今さら。早く出願しないと他社が出願したり発表したりするから、早く出願した方がいいに決まっている

 と言われそうだが、ここでいう「早く」はそれを遥かに上回る早さだ。どれぐらいの早さかと言うと、審査官がその発明の商業的価値を理解できないほどの早さだ。なぜかというと、進歩性の審査基準を満たしているにも拘らず、審査官が進歩性を認めない場合は、その発明が優秀であるケースが多い気がするからだ。もう少し具体的に言うと、その発明を特許して、その発明者などに独占的に実施する権利を与えると、大企業が不利益をこうむる場合だ。これにより、出願人が零細企業や個人発明家の場合は、審査が異様にイジワルになる傾向がある。それについては機会があれば書こう。

 だから、その発明にどの程度の商業的価値があるかがよく分からない段階で審査を受けるのが有利だ。そのためには早く出願することだ。私は審査請求は期限ぎりぎりにした方が良いと思うのだが、この策を採用する場合は早く行なうのがよい。注意すべき点は、「早く出願する」ということは「早く権利が消滅する」ということだ。だから権利化に成功したら商品化に向けて何らかの働きかけをした方がいいだろう。

 少々脱線するが、特許になりさえすればよい(その発明で大儲けできなくても構わない)というのであれば、珍妙な発明をし、出願するのをオススメする。大企業がこんなものを商品化するワケがないという発明は、上記の理由により特許されやすい。

進歩性を認めさせる2
 前回のバルブ開放手段に対して、「バルブ開放手段を設けることも当業者ならば容易だ」と認定する審査官がいるかもしれない。容易なら本発明は進歩性が無いことになり、特許として認められない。出願当時に未解決だった課題(Aとしよう)を、バルブ開放手段により解決できるなら、これは不当な認定だと思うが、こんな審査官がいるのも残念ながら事実だ。

 こうした事態が起きないように第2の提案をする。それは、「構成要件の細分化」だ。バルブ開放手段は「タンクAに貯蔵された液体の温度が60度以上になったときにバルブを開放する」ものであったが、これを例えば、「タンクAに貯蔵された液体の温度を測定する温度測定手段と、温度測定手段により測定された前記温度が60度以上になったか否かを判定する判定手段と、判定手段により、前記温度が60度以上になったと判定されたときにバルブを開放する開放手段」の3つに分ける。
 たとえそれらが一体不可分のものであっても分けて構わない。上記例では、判定手段と開放手段は一つのプログラムにて実現されているかもしれないが、その場合も、そのプログラムのフロー図などを示し、「図内の処理Bが判定手段に相当し、処理Cが開放手段に相当する」などと書いておけばいい。

 このように構成要件を細分化すると、公知技術から本発明を構成するには、構成要件が3つも不足していることになる。審査官が「3つも構成要件を設けないと本発明にならないのか・・・」と思ってくれればシメタもの。課題Aを解決できることを主張すれば、高い確率で登録されるだろう。

 意見書などで「審査官がお示しになった引用文献には温度測定手段が記載されていないので、タンクAに貯蔵された液体の温度を測定することはできません。従いまして温度判定手段のように温度が60度以上になったか否かを判定することもできず、まして温度が60度以上になったと判定されたときにバルブを開放するなどということは到底できません。」などと書こう。つまり、アレもできない、コレもできない。課題Aを解決するなど絶対できないと書くのだ。

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進歩性を認めさせる1
 審査官が審査基準を無視するとすれば、出願人(発明者)には為すすべがないようにも思える。これから少しの間、審査官がうっかり特許査定をする(笑)ような記載を提案していく。当ブログは、進歩性を確保すれば特許されるという立場をとるから、進歩性があることを審査官に認めさせれば良い。

 これまでにも説明したように、審査官に進歩性を認めさせるためには、審査官が示す引用文献にない構成と、それによる効果を主張するのが有効だ。
 請求の範囲は、複数の構成に分けて書くことが多い。例えば、「AとBとCとDとを備えたことを特徴とする装置」という書き方をよくする。これに対し、機能的記載と言う手法がある。例えば、「タンクAに貯蔵された液体の温度が60度以上になったときにバルブを開放することを特徴とするバルブ制御装置」という記載がそうだ。

 これを構成的に記載すると、「タンクAに貯蔵された液体の温度が60度以上になったときにバルブを開放するバルブ開放手段を備えたことを特徴とするバルブ制御装置」となるだろう。

 広さを確保しやすいという点では抽象的に書くこともできる「機能的な記載」が有利だ(上記例では殆ど差がないが)。だが、機能的な記載は軽い印象を抱かれがちだ。だから、たとえ審査官がサーチした文献の中に、そのものズバリと言うものが見つからなくても、「このようにすることは当業者が適宜なしえる程度のことだ。だから進歩性が無い」と認定される恐れがある。

 これに対して構成的な記載は、バルブ開放手段が先行技術文献の中にないことを認めさせることができる。そしてそのバルブ開放手段による有利な未解決の効果を主張すれば、進歩性判断の審査基準を満たすことができる。杓子定規に審査基準を守る審査官なら、これで特許査定をくれる。

 だから当ブログでは構成的な記載をオススメする。

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