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めざせ!特許で一攫千金
誰も言わなかった?特許書類の書き方
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めざ特

Author:めざ特
某大学を卒業後、超有名メーカーに就職。
数年後、某特許事務所に転職。
10年以上、特許明細書、意見書などの作成業務に従事した後、退所。
現在に至る。

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大企業は怖くない?
 これまで10回にわたり、大企業の知財の奇妙な勤務について説明してきた。彼らは、雇い主の利益よりも、自分達が難解な仕事をしていることをアピールするのに熱心だということがお分かりいただけたと思う。もちろん、そうでない知財もいるが、私がお世話になった知財の中では少数派だった。
   
 大企業はピントはずれの社内の記載基準を導入し、それにしたがった書き方を特許事務所に要求する。不毛な労力をかけさせるので出願も遅くなりがち。 拒絶理由通知の対策もピンぼけなものが多い(もっとも、これは経営戦略もあるだろうから一部共感できる)。登録に成功しても得られる権利範囲は狭い。「特許は難しい」というコンセンサスがあるが、これは私に言わせれば、大企業の知財が高度病を治療することなく出願することなどにより、わざわざ権利化を難しくしているのだ。
   
 これに対して、中小(零細)企業や個人発明家は、出願を特許事務所に(言葉は悪いが)丸投げにしがちだ。そして特許事務所から送付されてきた書類をろくに読みもせずに出願する。しかしその結果、私が第一部で紹介したような強力な記載の出願書類となる。しかも出願が早い。
   
 こうして中小企業らが獲得した強力な特許に、世界に冠たる大企業が慌てふためくのを私が見たのは一度や二度ではない。
 こんな大企業なら、おそるるに足らず。

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わざと狭く書いたら
 私は「特許請求の範囲」をわざと狭く書いたことがある。本来、これは許されないことだ。「こんな請求の範囲を書くヤツに我が社の書類を作成させるな!」と叱られても仕方ない。ハラハラしながらその書類を送付した。どうなったか。

 答え:請求の範囲に関しては何のお咎めもなし。誤字の訂正のみを求めてきた。


 なぜ知財は、こんな仕事の仕方をするのか?

 当人に尋ねるのが一番だが「なぜ、いつでも訂正できる誤記を出願前に根絶するんですか」とか「もっと請求の範囲を広く書かせることに注力した方がいいのではありませんか」とは聞きにくい。

 だが、上記したような対応を見ていると、その答えが見えてくる。知財は「知的財産を通じて雇い主の利益を図るよりも、特許に詳しくない人から見て、自分達が高度な仕事をしているように見せかけようとしている」という答えが。

 だから誤字の撲滅に熱心だ。その反面、ややもすると手抜きにも見える広大な請求の範囲の作成には消極的だ。請求の範囲を広く書くには発明の本質に迫る必要があり、技術的な知識を要することも珍しくない。一言で言えば「面倒」だ。

 それよりも難解な用語や実験データが並んだ書類を望む。困ったものだ。

実験データ
特許出願の明細書に実験データを添付することがある。これは、次のような場合に行う。

.発明により課題が解決されることを説明したいのだが、そのメカニズムが不明。
.請求の範囲で「物質Aの質量割合が20~35%であること」等という数値限定を行なうことがある。この数値の意味を示す。

 は分かりにくいかもしれない。例えば、物質Aの質量割合が19%になると生成される物質の量が急減してしまうとか、36%以上になると歩留まりが悪くなるとといったことをデータとして示すのだ。(注.数値限定をするとその分、請求項が狭くなる)

 しかしのいずれでもないのに実験データを示そうとする大企業がある。例えば、メカニズムは明らかなのに実験結果を示そうとする。A社のひずみゲージを用いたとか、B社の定電圧電源を用いたとか、記録には○○を用いたとか、特許性を確保するのに不要なデータを開示したがる知財がいる。

 これはまだいい方で、何が言いたいのか分からないデータをつける発明者もいる。ピントのずれた実験をする人もいる。「これらのデータから、なぜこの効果があると言えるのか」と聞きたくなるデータも珍しくない。

 これらも高度病の一症状だ。技術の香りを漂わせるには実験データが一番だとか、さも難しそうな書面にしておけば、特許性がでると考えているのだろう。

 もう一度言おう。特許に必要なのは独創性だ。するまでもない実験の結果や、意味不明の実験データを添付しても審査上、何ら有利なことは無い。

文献番号が間違い
 クライアントの中には、拒絶理由通知への対策を自社で行なう会社もある。特許事務所は、その案に従って意見書や手続補正書を作成し、内容の承認を得た上で特許庁に提出する。

 拒絶理由通知で、審査官が引用文献の番号(公開番号など)を間違えることがある。間違えた文献と本来の文献がたまたま瓜二つだったなんてことは、まずありえないから、拒絶理由通知で「文献Aと文献Bから容易に発明することができたものである」と言われても、これは文言上、不当な認定となる。上記のように自社で対策を立てるクライアント(東証一部上場企業)の案件で、この事態が発生した。拒絶理由は進歩性なし。その知財から電話がかかってきた。
 
知財「この引用文献は番号が間違っているようだが、この件について特許庁に問い合わせたか?」
「いえ、していません」
「じゃあ、電話しろ」

 「正しい文献番号を聞けばいいのだな」と思った私は担当審査官に電話し、本来の番号を教えてもらった。早速クライアントに電話した。

「正しい文献番号は○○○○○○でした」
「いや、そういうことを聞けといったんじゃない。こういう事態が発生した際に、意見書の提出期限が繰り下がらないかと聞けと言ったんだ」

 そんなことはアナタから聞いていない。第一、これは「権利化が遅れても構わない」と言っているようなものだ。私は「クライアントが一刻も早い権利化を望んでいる」という前提で仕事をしている。だからまさかこんな意味だとは思わない。

 権利化が遅れても構わないなら、正しい文献番号は必要ない。その間違った文献と発明をマジメくさって比較し、「この文献から容易に発明することは到底できません」等と意見書を書いて提出すればよい。なにしろ文献が間違っているのだから本来の意見書よりもこの意見書は簡単に作成できる。知財も特許事務所も大した手間ではない。

 こうすれば、期限が実質的に「この意見書に対応して審査官が再度拒絶理由通知を出すのに掛かる時間」プラス「その拒絶理由通知への応答期限」だけ(3ヶ月ぐらいだろうか)伸びる。一切補正をすることなく分割出願をするチャンスにもなる。

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出願が目的?
 私が出願書類を作成中に、その発明に酷似した公開公報が発行されたことがある。こんな場合は出願を中止すべきだ。書類を作成していた私としては残念だが、仕方がない。

 ところが、このクライアントは発明を改善して出願作業を続行させたのだ。私の作成が遅いことを非難しつつ。こんなことで非難されるのは納得がいかない。たとえ出願が先願の公開に間に合っていても、将来受け取る拒絶理由が「進歩性なし」から「先願あり」に変わるだけだ。

 納得がいくのは、出願を取りやめ、クライアントからは「無駄な出願をせずにすんだ」とホメられ、ボスからは「お前のせいで1件出願し損ねた」と非難されることだ(納期は守っていたから、これも不満だが、クライアントから非難されるよりはマシだ)。

 なぜ出願作業を続行させたのか? 考えられることとしては、特許事務所に気を使った、出願件数で知財の取り組みが評価される、クライアント内で非常に影響力のある人の発明だった、等だ。しかし・・・

 特許事務所に気を使う必要は無い。納期内とはいえ出願作業が遅かったのは確かだから、出願取りやめの責を負う覚悟はできている。ただ、知財も出願に向けた作業をしていたから、それをムダにしたくなかったのかもしれない。

 出願件数が少ないと、クライアント内で「知財なんていらない」という意見も出てきそうだ。全部、特許事務所に任せればよいなんてことになりかねない。これを避ける意味があったのかもしれない。

 その発明が、クライアント内で非常に影響力のある人(重役など)によるものだったとしよう。しかし、公開公報が出たということは、1年半も前に誰かがそれを発明し出願していたということだ。その事実にその重役を直面させるのが怖かったのかもしれない。何かの折に「アレはもう出願したのか?」なんて聞かれ「出願を見送りました」とは言い難そうだ。