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めざ特

Author:めざ特
某大学を卒業後、超有名メーカーに就職。
数年後、某特許事務所に転職。
10年以上、特許明細書、意見書などの作成業務に従事した後、退所。
現在に至る。

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先願調査は必要か
 特許出願に関する本を見ると、「出願前に先願調査をしましょう」とよく書いてある。類似発明が既に出願されていれば権利化は困難だ。そこで、類似出願がされていないかを調査すれば、無駄な出願をしなくてすむという訳だ。だが私は先願調査に消極的だ。それは次の理由による。

1.「先願あり」に対しては無力
2.「進歩性なし」に対しても完璧な調査は不可能。
3.余計な時間とお金が掛かる

 まず1。 先願調査は、特許庁にされた特許出願、実用新案出願の内、公開公報などが出ているものが対象となる。だから約1年半以内に類似した発明が特許出願されていても、これは公開される前なので、見つけることはできない。つまり、「先願あり」に対して先願調査は無力なのだ。

 次に2。 では「進歩性なし」や「新規性なし」については有効かと言うと、これも疑問だ。これらが拒絶理由通知で通知される際には、その発明に類似した技術が出願前に周知だったことを示す文献(引用文献)が示される。引用文献としては特許の公開公報が示されることが多い。だから先願調査をして、本発明によく似た公開公報が見つからなければ審査が有利になるようにも思える。
 しかし、引用文献は、特許庁の公報でなくてもよいのだ。こうした文献は調査対象ではないから、探し出すことができない。また、文献でなくても、既に類似品(発明品そのものを含む)が世界のどこかで発売済みであるとか、発表済みの場合も進歩性を確保するのは難しい。こうした事態も調査の対象外だ。
 それに、先願調査の手数料は安いので、特許事務所は、調査した発明を出願してほしい。だから調査結果に対して特許事務所は楽天的になりがちだ。先願が見つからなかった場合は当然だが、見つかっても発明品とのわずかな差を見出して「権利化は可能だ」と判定するケースが多いだろう。

 そして3。 先願調査には、それなりに時間もお金も掛かる。だからクライアントは「余分に調査費を掛けたのだから」と余計な期待をかけてしまう。にもかかわらず、上記したようにそれほどアテにならない。レアケースだが、調査をしている間に、先願が出願されてしまったり、公開されてしまう可能性もある。

 だから先願調査は不要だと私は思う。それより1日でも早く出願しよう。調査に意味があるとすれば、ありふれた発明を出願したがる発明者を説得する場合くらいだろうか。

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審判請求の手数料
 「特許の価値」で、特許事務所の手数料は高くないと書いたが、これには例外がある。審判請求の手数料だ。

 審判といっても色々あるが、最も遭遇する確率が高いのが、拒絶査定の謄本が届いた際に行なう不服審判だ。ここでは審判請求といえば、コレの請求を指すものとしよう。

 特許出願をした発明が審査をパスできなかった場合、拒絶理由通知が届く。これに反論するためには「意見書」を提出するのだが、その反論も認められなかった際には拒絶査定の謄本が届く。

 審判請求の手数料は、意見書の手数料に比べてはるかに高い。特許事務所にもよるが、新たに出願するのと同等かそれ以上する。だが、大抵の場合、審判請求時に行なう作業は、意見書の作成よりも楽なのだ。

 理由その1。記載不備系の拒絶理由は簡単に解消するので、拒絶査定の段階で残っている拒絶理由は特許法第29条系(進歩性なし等)が殆どだろう。この認定に反論するには、特許請求の範囲を補正するのが有効だ。しかし、審判請求時に許される補正は厳しく限定されているので、自ずと対策も限られ、殆ど悩まずにすむ。
 これに対し、意見書の提出時に可能な補正は緩いので、様々な対策が考えられる。請求の範囲の補正の仕方によって特許の価値が大きく変わってしまうので、悩みどころの一つとなる。

 理由その2。拒絶理由通知が届くのは大抵、出願から数年後だ。だから、その特許明細書の作成者(多くの場合、意見書の作成を担当する)といえども、発明の内容を忘れていることが多い。また、数年経過しているので、明細書の作成者が退職している場合もある。その場合、別の事務所員が反論を考え、意見書を作成することになる。その所員はその明細書を読んだことはないだろう。いずれにせよ、拒絶理由通知への反論を考える前に、発明の把握が必要となる。
 一方、拒絶査定の謄本は、意見書を送付してから数ヶ月で届く。だから担当者は、意見書を作成したときの記憶(どんな拒絶理由だったか、それに対してどんな反論をしたのか等)が、まだ新たかな状態で審判請求に臨むことになる。また、審判請求は、その意見書を作成した者が担当する場合がほとんどだ。 だから発明を改めて把握する手間は要らない。

 理由その3。意見書を作成する際には、拒絶理由通知で指摘されていない明細書中の誤記もついでに修正すべきだ(さもないと審査官が「最後の拒絶理由通知」を送ってくるかもしれない)。 この修正は、審判請求の際には、既に終わっている(ハズだ)。

 以上の理由により、意見書の作成よりも審判請求の方がはるかに楽なのだ。にも関わらず審判請求の方が手数料が高い。 以前、「重要発明なら拒絶査定ていどで諦めるな」とも書いたが、手数料の高さが理由で、審判請求を諦めてしまうクライアントが多いとすれば残念なことだ。

特許事務所
 特許事務所というと、所員が机に向って黙々と書類を作成しているイメージがあるかもしれない。だが、担当者が外出していることが結構ある。なぜかというと、クライアント先へ出向いて、発明の概要などを聞く場合があるからだ。このときに発明品を見せてもらうこともあるし、別件の発明依頼を受けることもある。

 だから、出願依頼済みの発明について相談などをするために突然、特許事務所を訪れても、担当者がいないことがある。そうした場合、仕方が無いので別の所員が相談を聞くことになるが、そうすると発明の概要を一から説明する必要が出てくる。困ったことに東証一部上場企業の知財担当者の中にもアポをとらずに特許事務所に来る人がいる。ひどい場合には、打ち合わせをする場所が空いていないこともある。こんなことをするくらいなら、呼びつけてくれた方がマシだ。

 依頼済みの案件でも、特許事務所を訪れるときは必ずアポイントメントをとるようにしよう。突然こられたら特許事務所が困るし、恐らくクライアントも困ることになる。



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