めざせ!特許で一攫千金
誰も言わなかった?特許書類の書き方
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Author:めざ特
某大学を卒業後、超有名メーカーに就職。
数年後、某特許事務所に転職。
10年以上、特許明細書、意見書などの作成業務に従事した後、退所。
現在に至る。

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大企業は怖くない?
 これまで10回にわたり、大企業の知財の奇妙な勤務について説明してきた。彼らは、雇い主の利益よりも、自分達が難解な仕事をしていることをアピールするのに熱心だということがお分かりいただけたと思う。もちろん、そうでない知財もいるが、私がお世話になった知財の中では少数派だった。
   
 大企業はピントはずれの社内の記載基準を導入し、それにしたがった書き方を特許事務所に要求する。不毛な労力をかけさせるので出願も遅くなりがち。 拒絶理由通知の対策もピンぼけなものが多い(もっとも、これは経営戦略もあるだろうから一部共感できる)。登録に成功しても得られる権利範囲は狭い。「特許は難しい」というコンセンサスがあるが、これは私に言わせれば、大企業の知財が高度病を治療することなく出願することなどにより、わざわざ権利化を難しくしているのだ。
   
 これに対して、中小(零細)企業や個人発明家は、出願を特許事務所に(言葉は悪いが)丸投げにしがちだ。そして特許事務所から送付されてきた書類をろくに読みもせずに出願する。しかしその結果、私が第一部で紹介したような強力な記載の出願書類となる。しかも出願が早い。
   
 こうして中小企業らが獲得した強力な特許に、世界に冠たる大企業が慌てふためくのを私が見たのは一度や二度ではない。
 こんな大企業なら、おそるるに足らず。

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わざと狭く書いたら
 私は「特許請求の範囲」をわざと狭く書いたことがある。本来、これは許されないことだ。「こんな請求の範囲を書くヤツに我が社の書類を作成させるな!」と叱られても仕方ない。ハラハラしながらその書類を送付した。どうなったか。

 答え:請求の範囲に関しては何のお咎めもなし。誤字の訂正のみを求めてきた。


 なぜ知財は、こんな仕事の仕方をするのか?

 当人に尋ねるのが一番だが「なぜ、いつでも訂正できる誤記を出願前に根絶するんですか」とか「もっと請求の範囲を広く書かせることに注力した方がいいのではありませんか」とは聞きにくい。

 だが、上記したような対応を見ていると、その答えが見えてくる。知財は「知的財産を通じて雇い主の利益を図るよりも、特許に詳しくない人から見て、自分達が高度な仕事をしているように見せかけようとしている」という答えが。

 だから誤字の撲滅に熱心だ。その反面、ややもすると手抜きにも見える広大な請求の範囲の作成には消極的だ。請求の範囲を広く書くには発明の本質に迫る必要があり、技術的な知識を要することも珍しくない。一言で言えば「面倒」だ。

 それよりも難解な用語や実験データが並んだ書類を望む。困ったものだ。

実験データ
特許出願の明細書に実験データを添付することがある。これは、次のような場合に行う。

.発明により課題が解決されることを説明したいのだが、そのメカニズムが不明。
.請求の範囲で「物質Aの質量割合が20~35%であること」等という数値限定を行なうことがある。この数値の意味を示す。

 は分かりにくいかもしれない。例えば、物質Aの質量割合が19%になると生成される物質の量が急減してしまうとか、36%以上になると歩留まりが悪くなるとといったことをデータとして示すのだ。(注.数値限定をするとその分、請求項が狭くなる)

 しかしのいずれでもないのに実験データを示そうとする大企業がある。例えば、メカニズムは明らかなのに実験結果を示そうとする。A社のひずみゲージを用いたとか、B社の定電圧電源を用いたとか、記録には○○を用いたとか、特許性を確保するのに不要なデータを開示したがる知財がいる。

 これはまだいい方で、何が言いたいのか分からないデータをつける発明者もいる。ピントのずれた実験をする人もいる。「これらのデータから、なぜこの効果があると言えるのか」と聞きたくなるデータも珍しくない。

 これらも高度病の一症状だ。技術の香りを漂わせるには実験データが一番だとか、さも難しそうな書面にしておけば、特許性がでると考えているのだろう。

 もう一度言おう。特許に必要なのは独創性だ。するまでもない実験の結果や、意味不明の実験データを添付しても審査上、何ら有利なことは無い。

誤記撲滅運動
大企業に限らず、明細書の誤字・誤記に神経質になるクライアントは多い。

社内の文書でも、誤字があると人事考課に影響する。まして特許の出願書類の提出先はお役人だ。誤字があったら心証が悪くなるに決まっている

 という意見もありそうだ。だが思い出して欲しい。必要とあらば誤記はいつでも訂正できるのだ。社内文書に誤字をしょっちゅう書くと、「アイツは誤字が多いうっかりモノだ」という評価がいつまでも残る可能性があるが、特許の出願書類の誤記は、訂正すれば消えるのだ。

誤記はれっきとした拒絶理由だ

 という人もいるだろう。しかしこの拒絶理由は補正によりほぼ100%解消するのだ。それに、誤記を理由とする拒絶理由通知は滅多に来ない。たとえ来ても、訂正によりその誤記が消滅すれば審査官も拒絶できない。

滅多に来ないとはいえ、来れば権利化が遅れる

 という意見もあるかもしれない。だが拒絶理由通知では90%以上の確率で「進歩性なし」が通知される。これを解消する補正のついでに誤記(通知されていないものも含む)を修正すればいい。そうすれば権利化は遅れない。

誤字だらけの公開公報が発行されるのは当社にとって不名誉だ

 という人もいるかもしれない。だが私に言わせれば・・・

●非常に狭い【特許請求の範囲】
●進歩性を全く理解していないように見える発明
●バリエーションが全く書かれていない【発明の実施の形態】
●発明に関係の無い事項が長々と書かかれた【発明の詳細な説明】

の方がよほど不名誉だ。こうしたことを全てクリアした上で、なお余力があって、美学的見地から誤記を根絶するというのなら、まだ分かる、しかし、そんな知財は世界に冠たる大企業の中にも殆どいなかった。

 たとえ余力があっても、単純な誤記は看過して構わない。それよりも出願を急ごう。誤記を発見する手間や修正するためのやりとりで出願日が繰り下がることによる損失の方がよほど心配だ。

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文献番号が間違い
 クライアントの中には、拒絶理由通知への対策を自社で行なう会社もある。特許事務所は、その案に従って意見書や手続補正書を作成し、内容の承認を得た上で特許庁に提出する。

 拒絶理由通知で、審査官が引用文献の番号(公開番号など)を間違えることがある。間違えた文献と本来の文献がたまたま瓜二つだったなんてことは、まずありえないから、拒絶理由通知で「文献Aと文献Bから容易に発明することができたものである」と言われても、これは文言上、不当な認定となる。上記のように自社で対策を立てるクライアント(東証一部上場企業)の案件で、この事態が発生した。拒絶理由は進歩性なし。その知財から電話がかかってきた。
 
知財「この引用文献は番号が間違っているようだが、この件について特許庁に問い合わせたか?」
「いえ、していません」
「じゃあ、電話しろ」

 「正しい文献番号を聞けばいいのだな」と思った私は担当審査官に電話し、本来の番号を教えてもらった。早速クライアントに電話した。

「正しい文献番号は○○○○○○でした」
「いや、そういうことを聞けといったんじゃない。こういう事態が発生した際に、意見書の提出期限が繰り下がらないかと聞けと言ったんだ」

 そんなことはアナタから聞いていない。第一、これは「権利化が遅れても構わない」と言っているようなものだ。私は「クライアントが一刻も早い権利化を望んでいる」という前提で仕事をしている。だからまさかこんな意味だとは思わない。

 権利化が遅れても構わないなら、正しい文献番号は必要ない。その間違った文献と発明をマジメくさって比較し、「この文献から容易に発明することは到底できません」等と意見書を書いて提出すればよい。なにしろ文献が間違っているのだから本来の意見書よりもこの意見書は簡単に作成できる。知財も特許事務所も大した手間ではない。

 こうすれば、期限が実質的に「この意見書に対応して審査官が再度拒絶理由通知を出すのに掛かる時間」プラス「その拒絶理由通知への応答期限」だけ(3ヶ月ぐらいだろうか)伸びる。一切補正をすることなく分割出願をするチャンスにもなる。

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出願が目的?
 私が出願書類を作成中に、その発明に酷似した公開公報が発行されたことがある。こんな場合は出願を中止すべきだ。書類を作成していた私としては残念だが、仕方がない。

 ところが、このクライアントは発明を改善して出願作業を続行させたのだ。私の作成が遅いことを非難しつつ。こんなことで非難されるのは納得がいかない。たとえ出願が先願の公開に間に合っていても、将来受け取る拒絶理由が「進歩性なし」から「先願あり」に変わるだけだ。

 納得がいくのは、出願を取りやめ、クライアントからは「無駄な出願をせずにすんだ」とホメられ、ボスからは「お前のせいで1件出願し損ねた」と非難されることだ(納期は守っていたから、これも不満だが、クライアントから非難されるよりはマシだ)。

 なぜ出願作業を続行させたのか? 考えられることとしては、特許事務所に気を使った、出願件数で知財の取り組みが評価される、クライアント内で非常に影響力のある人の発明だった、等だ。しかし・・・

 特許事務所に気を使う必要は無い。納期内とはいえ出願作業が遅かったのは確かだから、出願取りやめの責を負う覚悟はできている。ただ、知財も出願に向けた作業をしていたから、それをムダにしたくなかったのかもしれない。

 出願件数が少ないと、クライアント内で「知財なんていらない」という意見も出てきそうだ。全部、特許事務所に任せればよいなんてことになりかねない。これを避ける意味があったのかもしれない。

 その発明が、クライアント内で非常に影響力のある人(重役など)によるものだったとしよう。しかし、公開公報が出たということは、1年半も前に誰かがそれを発明し出願していたということだ。その事実にその重役を直面させるのが怖かったのかもしれない。何かの折に「アレはもう出願したのか?」なんて聞かれ「出願を見送りました」とは言い難そうだ。
 

発明者は神か
 発明者の言いなりになる知財がいる。出願の是非については検討をしたのだろうが、その後の明細書などの記載のチェックを発明者任せにする知財がいるのだ。発明者がああ書けといえばそう書け、発明者がダメだといえばダメ。特許事務所から見ればお客様だから、こうした指示には従わざるを得ない。

 だが考えて欲しい。発明者はその発明に関しては専門家だろうが、特許に関しては素人なのだ。その素人に、知財と特許事務所という2人のスペシャリストが言いなりになるのだ。変ではないか? これは知財が「発明者は、その発明の第一人者だから特許の出願書類も最も適切に書けるだろう」という混同をしているのだ。これは特許法云々以前の初歩的な間違いだ。

 知財にしてみれば「発明者は新入社員時代に特許の研修を受けている」とか言うのだろう。特許の研修なら私も「プロフィール」に書いたメーカーに入社したときに受けた。しかし特許事務所に入ってから身に付けた審査基準の知識や明細書の書き方は、研修の内容とは別次元のものだった。もちろん、私が受けた研修とその発明者の受けた研修は同じではないが、似たようなものだろう。

 発明者がやらかしがちなミスを挙げてみよう。

・発明品を正確に記述しなければならないと考える。この結果、請求の範囲や発明の詳細な説明の記述が狭くなりがちになる
   例:私(わが社)はこんなバリエーション展開をすることは考えていない
・発明の目的効果に関連のない事項まで書かせようとする
・特許事務所がせっかく広く書いた請求の範囲を「手抜きだ」と勘違いする。ついには「この特許事務所には私の発明の出願書類を書かせるな」と言い出す

 製品や公開公報を見て、その通りに真似をするマヌケな他社はいない。マネをする際には、必ずどこかを変更する。これを防ぐには、自社が製品化を予定していない仕様も含んだ出願書類にすべきだ。「同じ製品を他社が権利化しなければいい」とか「特許法第92条第1項の実施権を得られれば十分だ」と思っているならこれでもいいだろうが・・・

 こうした事態を防ぐために、特許事務所には反論の機会を必ず与えよう。「Aと書け」ではなく、「なぜBと書いたのか」と尋ねて欲しい。AよりもBの方が圧倒的に優れているかも知れないのだ。
 

高度病2
 高度病に罹患すると、「ハイテクだから」「難しそうだから」「技術の香りがするから」と、その発明とは何ら関係のないことも書かせて贅肉だらけの明細書になる。特許事務所の手数料がページごとに課金される場合は、余分な出費となる。

 こうした明細書の厚化粧では済まない場合がある。「高度に書かなければ」と考えていると、請求の範囲も【発明の詳細な説明】も狭くなりがちになる。今まで述べてきたように、これは抜け道が増えることになるので、戦略上、非常に不利だ。こんなことなら「一攫千金は可能か2」で紹介した知財担当者の方が、請求の範囲を広く書こうとしているだけマシだ。

 また、更に不利益をもたらす事態として、特許性のある発明を「高度ではない」という理由で出願しないことが挙げられる。前回も書いたが、特許に必要なのは目新しさ(独創性)だ。だから、常套手段や、従来技術の寄せ集めや、他の技術からの転用や、設計変更程度のことならば、特許は無理かもしれない。

 しかし、ハイテクではないからとか、IT関連ではないからというだけでは不特許理由にはならない。「旧実用新案ならまだしも特許出願はちょっとなぁ」と思って知財が出願を見送ったものを、他社が特許取得してしまうかもしれない。

 実際、私の担当した特許出願でも、ハイテクか否か、IT関連技術か否かは特許率と全く関係がない。このデータは別の機会に紹介しようと思う。ついでに言うと、出願人が大企業か否かも関係がない。特許に必要なのは、あくまでも独創性なのだ。
 

高度病1
 「進歩性とは(6)」で高度病について書いた。特許の出願書類には、複雑な用語を使ったり、漢字を多用したり、古風な言い回しをしたりするべきだと考える病気だ。こうしたことをしても、審査上なんら有利にならない。詳しくは「進歩性とは(6)」を読んでいただきたい。

 上場企業の知財にも、この病気に罹患している人がかなりいる。構成要件の名称を複雑にしたがったり、明細書自体を長大にしたがったりする。カーボンナノチューブ(CNT)が学会やマスコミで華々しく紹介された頃、CNTを応用した様々なモノの出願依頼を持ってきた企業がいた。

 仕事をくれるのはありがたいが、上場企業なんだから「完成した発明」を持ってきて欲しい。実験データの代わりに、論文や公開公報をどっさり持ってきて「良きに計らえ」式の依頼をするのはただの迷惑だ。コレにCNTを混ぜると、本当にそんな効果あるの?と聞きたくなるようなシロモノだ。質問すればいいのだが、ややもすると下請けである特許事務所が、お得意先の技術者に「あんな実験をやれ」「この実験データはなっとらん」と言うような状況にもなる。

 特許事務所は、特許などの出願のサポートをする所であって、本来「発明をするところ」ではない。以前、発明のパクリを依頼されたことを書いたが、あれは(他人の発明とはいえ)完成した発明だ。それを私が改良したわけだ。

 特許に要求されるのは高度さではない。目新しさだ。そしてそれにより従来品が持っていた課題を解決することだ。

 毒にも薬にもならないなら高度病もいいかもしれない(不毛な記載や修正を要求される特許事務所は迷惑だが)。しかしコレには弊害もあるのだ。これについては次回。

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社長が発明者
 クライアントの中に、誰が発明しても社長が発明者になる企業があった。その社長が発明者でないという証拠はないが、数々の発明を全て社長が発明したとは到底おもえない。小さな会社ならこんなこともあるだろうが、これは上場企業だ。

 私が以前つとめていた超有名メーカーでは、発明者が属する課の全員が発明者になっていた。これは「内助の功」的な貢献もあるし、自分も同僚の発明の発明者になれるので文句は言いづらい。しかし、自分の名前が一切のらないとモチベーションが保てない。このクライアントの従業員は、よく発明をする気になるものだと感心した。

 発明者でないものが(特許を受ける権利を承継することなく)特許を受けるのは無効理由だ(冒認出願。拒絶理由でもある)。普通の会社では、出願するごとに特許を受ける権利を勤務先に承継する書面を企業に提出する。しかしこのクライアントでは、発明者であることすら認めていないので、この書類がない。

 そこでちょっとアイデア。このように発明者に名を連ねさせてもらえない会社で素晴らしい発明をしたら、「真の発明者は自分だ」という証拠を集めて、通常の出願をする。その発明が特許された後、もし自分がリストラされそうになったら「その特許に無効審判を請求すること」を匂わせる。こうするとリストラを免れるかもしれない。

 別の見方をしよう。上場企業は限られているから、その気になればこうした企業を特許庁のHPで検索することは可能だ。出願数は多いのに発明者の総数が少ない会社を探せばいい。だから「この発明には無効理由(拒絶理由)があります」と白状しつつ出願しているようなものだ。特許が冒認出願で無効の危機に晒されれば、発明者が発明の名誉まで社長に譲渡する。その代わり企業は「真の発明者」の雇用を保証するという奇妙な信頼関係とも言えそうだ。

 
30条第1項
本来、特許出願の前に、刊行物に発明が載ったり学会発表をしたりすると「新規性なし」になるのだが、特許法第30条第1項の適用を受ければ、進歩性も含めて不問となる。

 注意すべき点は、発表したのが特許を受ける権利を有するもの(発明者や出願人になろうとするもの)であること、この条文の適用を受けることを出願時に申請する必要があること、発表から六月以内に出願する必要があること、学会は特許庁長官が指定した団体でなければならないこと等だ。電気学会やロボット学会など、大学の研究室が発表している学会なら、まず大丈夫だ。

 あと、あくまでこの条文は「新規性なし」と「進歩性なし」に限ることも注意だ。例えば、その学会発表を見ていた者が、発明の改良案を思いついて、それを発表者が出願する前に出願したとする。恐らくその請求の範囲や明細書には、発表の内容がそっくり書かれるだろうから、発表者が30条第1項の適用を受けて出願をしても、「先願あり」により拒絶される。特許法第29条の2

 だから30条第1項の適用を受ける場合も、可及的速やかに(もちろん発表から六月以内に)出願するべきだ。もっといいのは発表を取りやめることだ。「先願あり」の憂き目に会う確率は、発表の内容が優れていれば優れているほど高くなるのだから。

 ところが、私がいた特許事務所のクライアントの中に、30条第1項の適用が異様に多い東証一部上場企業がいた。この条文は、何かの手違いで刊行物に出願予定の発明が載ってしまったとか、どうしても学会発表をする必要がある場合に使う窮余の一策だ。「30条第1項があるから大丈夫」と考え、積極的に利用しているとしか思えない。「先願あり」で拒絶される危険性をどう考えているのだろうか。

 今まで30条第1項を紹介しなかったのは、このクライアントのように、これを頼りにする人が出るのを防ぐためだ。今回、気が変わり、反面教師としてご登場願った。皆さんは真似しないように。

  
一攫千金は可能か2
 今までの記事を読んで頂いても、「大企業には弁理士や弁護士が大勢いるだろうから個人発明家や零細企業が勝てッこない」という人もいるだろう。「そんなことはない」ことをこれからしばらくの間、示そう。ここでは大企業(ほとんどが東証一部上場)の知的財産部の呆れた行状を紹介する。

 これを読めば「大企業おそるるに足らず」と思っていただけるだろう。

 なお、企業で特許や商標を担当している部署は、企業により様々だ。知的財産部、法務室、特許課などなど。当ブログではまとめて知財と呼ぶことにする。


 以前「広く書こう(4)」で非常に重要と言った図がある。もう一度のせておこう。

20070913104305.gif


 これは単に対義語を並べた図ではない。横方向につながっていることに注意して欲しい。「充実した効果を言うためには、請求項を狭く書く必要があること」や「請求項を広く書くと、効果も簡素なものになってしまい、進歩性も危うくなること」を示しているのだ。

 ところが、「請求項をどんなに広く書いても、所期の効果を言うことができる」と信じている知財担当者が某東証一部上場企業にいた。

 この担当者は、私が作った請求の範囲に「もっと広く書け」と言ってきた。広く書かせようとするのは感心だが、これ以上広く書くと効果が書けない。仕方がないので、腰抜けの効果を無理やり書いたところ、言えもしない効果を添えて「分からなければ連絡しろ。お前は非常識だ」と言ってきた。

 本業と掛け持ちせざるを得ない零細企業や個人発明家がこんなことを言うなら分かる。しかし、特許を専業にしている知財の人間が言うのは情けない。もう少しで「私は非常識かもしれないが、請求の範囲の書き方のイロハは知ってるぞ」と言いそうになった。

 請求の範囲を書く際には、請求項ごとに効果を添えよう。上図を念頭において。
 
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特許は悪か
 ある商品を発売したところ、某社から「それは当社の特許だから生産・販売を取りやめろ」とか「ロイヤリティをウン億円支払え」などと請求されたなどというニュースを時々きく。特許権の行使はハゲタカのような行為だという印象を持っている人もいるかもしれない。

 しかし待って頂きたい。当ブログを読んできてくださった方ならお分かりだと思うが、特許権を取得するには「新規性」が必要だ。誰かが商品化したのを見て、それを出願し、特許権を取得することはできない。つまり、特許権が存在するということは、それは製造者(侵害しているといわれた会社)が販売や発表をする前に、その特許の出願人が出願したということだ。

 出願するからには、それを発明する必要がある。だから、製造者の発表・出願のはるか前に、出願人(またはその従業員などである発明者。以下、出願人に統一)が発明したことになる。だから、出願人からしてみれば、自分の特許を、誰かが無断で製造・販売していることになる。特許権者をハゲタカ扱いするのではなく、先駆者として敬意を払って対応するべきだ。

 だが、このように特許権者をハゲタカ扱いするのは、製造者だけではないような気が私はする。これまで、審査官の奇妙な認定を幾つか紹介してきたが、これは、審査官がハゲタカ狩をしているのではと私は思ってしまう。「大企業同士が切磋琢磨したり海外の企業から自国の産業を守るために特許を利用するのはいいが、零細企業や個人発明家が大企業に対して特許権を行使するのは控えるべきだと考えているのでは?」と感じることがあるのだ。

 特許法第1条に「この法律は発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」とある。「零細企業が大企業に特許権を行使すると、産業の発達を妨げかねない」といえば大義名分になりそうだ。

 しかしこういうことを言う人は、「特許権が出願から高々20年(延長登録は考えないものとする)で消滅すること」を忘れているのではないか。出願しなければ永遠に独占できるかもしれないのに出願するのは、真似される可能性があるからだ。そのノウハウを開示する代わりに、20年未満という期間限定で、お上が独占的に実施するのを許し、その代わり、権利消滅後は誰でも実施できるというのが特許制度の主旨である筈だ。

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