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Author:めざ特
某大学を卒業後、超有名メーカーに就職。
数年後、某特許事務所に転職。
10年以上、特許明細書、意見書などの作成業務に従事した後、退所。
現在に至る。

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補正すると思ったのに?
前回書いた「最後の拒絶理由通知」の説明が若干、言葉足らずだったので補足する。

 まず、「最後の拒絶理由通知」を受け取ると、補正がそれまで以上に厳しく制限される。だから出願人としては、できるだけこれを受け取りたくない。

 第2に「最後の拒絶理由通知」は、拒絶理由通知を受けて出願人がした補正が原因で、新たに発生した拒絶理由のみを通知するものだ。だから、前回の審査における審査官の見落としが原因で、今回通知することになった拒絶理由を含むものは、「最後の拒絶理由通知」とはならない。

 ところがこれには例外がある。審査官が次のような文言を付けて拒絶してくることがあるのだ。

是正することが特許法第17条の2の要件に違反しない程度であるため通知しなかった軽微な記載上の不備が補正されず依然として記載要件に関する拒絶の理由があり、その拒絶の理由のみを通知する拒絶理由通知である

 特許法第17条の2というのは、可能な補正を規定する条文だ。「どんな補正でも許される」なんてことはないのは常識的に分かるであろう。例えば、出願後に誰かが発明したものを、自分の請求の範囲や明細書に追加する補正は許されない。こうしたことが書いてあるのが特許法第17条の2だ。

 だから、上の文言は「記載不備があるが、これを解消する補正は適法な範囲内でできるから、『補正するだろうなあ』と思ったら補正しなかったから、この不備を通知する」ということだ。

 変ではないか? 「最初の審査で通知するに値しなかった不備を、次の審査の段階では通知する」と言っているのだ。初めてこの文言を見たときは「とうとう特許庁もヤキがまわったか」と笑ったものだが、やがて沸々と怒りがわいてきた。

 これは、「最後の拒絶理由通知を審査官が出したいときは、簡単に出せる」ようにするものだ。なぜなら、次のような作業が可能になってしまうのだ。すなわち、最初の審査のときに記載不備を発見しても、それを通知せず、進歩性なし等のその他の拒絶理由のみを通知する。出願人が、通知された拒絶理由のみを解消する補正をすると、記載不備が残る。これを通知する拒絶理由通知を、審査官は「最後の拒絶理由通知」として送付することができるのだ。

 もっと悪用ができる。通知した拒絶理由が意見書や手続補正書により解消された際に「この発明は特許査定したくない」と審査官が思えば、請求の範囲や明細書から記載不備を新たに探し出し、それをあたかも「最初の審査で発見した軽微な記載上の不備」であるかのように装って最後の拒絶理由通知を送付することができるのだ。

 記載不備か否かの明確な基準があればいいのだが、これはないに等しい。これについては次回。

補足

 上記したような審査官の横暴を許さないために、

不備っぽい記載は通知がなくても補正しよう。

「そもそも不備っぽい記載はすべきではない」という意見もありそうだが、当ブログでは、請求の範囲を広く書くことを推奨している。広い請求の範囲は不明りょうになりがちだ。「審査をパスしたら儲けもの」という観点で作る請求項もある。重要なのは、将来「不備だ」といわれたときに反論可能な明細書を書くことだ。
 通知もされていないのに補正をするのがイヤならば、意見書で釈明をしておこう。「審査官殿はこれを記載不備というおつもりかもしれないが、違いますからね!」という主旨のことを、言われる前に書いておくのだ。もちろん、根拠つきで。

 幸い、私は上記文言を付した「最後の拒絶理由通知」を受けることはなかった。というより「最後の拒絶理由通知」自体が少なかった。恐らくその理由は次のようだ。

 「最後の拒絶理由通知」を送付すると、その「最後の拒絶理由通知」が妥当か否かという議論が発生するおそれがある。 例えば、意見書で『審査官殿が行なった認定は~~であるから、この「最後の拒絶理由通知」は本来、通常の「拒絶理由通知」として送られるものであった』という抗議が送られてくる場合があるのだ。

 審査官側に分があればいいのだが、そうでない場合は面目丸つぶれである。分があっても、時間を浪費する羽目になる。こんなことなら進歩性の判断などを厳しくして「拒絶査定の謄本」を送った方がすっきりする。
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