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Author:めざ特
某大学を卒業後、超有名メーカーに就職。
数年後、某特許事務所に転職。
10年以上、特許明細書、意見書などの作成業務に従事した後、退所。
現在に至る。

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許される補正
 前々回、特許法第17条第2項に関することを書いたが、これに違反する補正をすると、拒絶理由になる。

 補正の基本は、出願時の請求の範囲・明細書・図面に書いた事項に基いて行うことだ。これらに記載のないことを補正により追加すると、上記の拒絶理由(新規事項の追加)が通知される。以前に示した拒絶理由では「不適法な補正」に相当する。

 記載のあることでも、請求の範囲を拡張する補正は注意が必要だ。「最後の拒絶理由通知」を受ける前には、請求の範囲を拡張する補正も許されるというが、私は拒絶された経験がある。それについて記そう。

 請求の範囲中のある用語に替えて、【発明の詳細な説明】にある用語をコピー&ペーストしたのだ。全く関連のない用語に替えたのではないし、ロジックをひっくり返した(「Aである」を「Aではない」にした等)訳でもない。

コピペしたのに、これがなぜ新規事項の追加なのか」と審査官に電話をしたところ、「出願時の請求の範囲よりも広くなっているから」という回答があった。発明は、請求の範囲だけではなく、【発明の詳細な説明】や図面によって規定される筈なのだがこの審査官にとっては請求の範囲で規定されるらしい。

 なお、このような対応をするのは、この審査官だけではない。「出願時に想定していない内容を新たに請求の範囲に含めるような補正は新規事項の追加だ」という認定はたびたび見かける。

 結局、その件は審査官の認定を受け入れることにした。幸い、狭くなるといっても大したことがないので、クライアントと話し合って「減縮してよし」とした。その他の反論も認められて登録された。

 やはり、請求の範囲を広く書くのは重要だ。「【発明の詳細な説明】に書いてあるから補正できる」と油断していると、こんな目にあう。また、拒絶理由通知を受けて補正をするときは、「明細書のどの部分を根拠とする補正か」を意見書に書くべきだ。さもないと、おっちょこちょいの審査官が「新規事項の追加」だと勘違いして拒絶理由を通知することがあるのだ。

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