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某大学を卒業後、超有名メーカーに就職。
数年後、某特許事務所に転職。
10年以上、特許明細書、意見書などの作成業務に従事した後、退所。
現在に至る。

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構成要件の削除
 「最後の拒絶理由通知」や拒絶査定を受けた後には、構成要件の削除はできない。例えば、

【請求項1】 Aと、Bと、Cとを備えたことを特徴とするX装置。

の構成要件はA、B,Cだが、これらの内の幾つかを削除することはできない。

 私は拒絶査定などを受けた後であっても、構成要件の削除は認めるべきだと思う。禁止する理由としてよく言われるのは、審査・審理が複雑になるというものだ。具体的には引用文献のサーチであろう。だが私はこれに納得がいかない。

 例えば、上記請求項1において、拒絶理由通知を受けた後に、構成要件Cを削除したくなったとしよう。拒絶理由は「進歩性なし」のみで、進歩性を確保するために、【発明の詳細な説明】からDを新たに追加したいが、そうすると、構成要件Cは不要になるというケースだ。

 Cを削除せずにDを追加して

(新1)【請求項1】 Aと、Bと、Cと、Dとを備えたことを特徴とするX装置。

 と補正したとする。Dは設計変更程度のものではないよしよう。すると、審査官は、Dを備えた引用文献をサーチするであろう。Dが見つかれば、進歩性はないままで拒絶査定。Dが見つからなくて且つ新たな拒絶理由が見当たらなければ特許査定だ。

 一方、Cを削除してDを追加して

(新2)【請求項1】 Aと、Bと、とを備えたことを特徴とするX装置。

 とした場合を考えよう。この場合も審査官は、Dを備えた引用文献をサーチする。Cがなくなったからといって別段、先の例と異なるサーチをする必要はない。Dが見つかれば、進歩性はないままで拒絶査定。Dが見つからなくて新たな拒絶理由も発生してないなら特許査定だ。

 つまりCの削除を認めても何ら作業は複雑化しないし査定にも影響はない。だから、構成要件の削除は認めるべきだ。

出願人がこうした補正を繰り返さないか心配だ

「最後の拒絶理由通知」に対して出願人がこうした補正を行なった後、サーチでDが見つかったなら拒絶査定にすればよい。拒絶査定の不服審判で出願人が再度こうした補正を行なった後、サーチで見つかったなら拒絶の審決を下せばよい。だから高々2回だ。構成要件の削除を認めていない現状においても、この程度のサーチはするであろう。だから心配は要らない。

補足
 上記例では、

 【請求項2】 Aと、Bと、Dとを備えたことを特徴とするX装置。

 という請求項も、出願時に作っておけばよかったのだが、出願時には上記請求項1で十分だと考えたのだ。こうした目に合わないために、出願時に

【請求項?】 Aと、Bとを備えたことを特徴とするX装置。

 という請求項を作っておくのも手だ。AやBのように請求項に残す構成要件としては、X装置として絶対に外せないものにする。便宜上、これを請求項0と呼ぼう。「上記(新2)の請求項は、請求項1からCを削除してDを加えたのではなく、請求項0にDを加えたものだ」という訳だ。

 請求項0には新規性も効果も必要ない。補正をしやすくするのが目的で、権利化する気は毛頭ないからだ。やはり請求の範囲を広く書くのは重要だ。 もちろん、実際に請求の範囲を書くときには、請求項0ではなく請求項1などと書くように。
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