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Author:めざ特
某大学を卒業後、超有名メーカーに就職。
数年後、某特許事務所に転職。
10年以上、特許明細書、意見書などの作成業務に従事した後、退所。
現在に至る。

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進歩性とは (2)
今日は、進歩性なしの認定に反論する意見書についてです。

 発明をしたりその明細書の書き方を説明するのに、なぜ前回の拒絶理由通知や、今回の意見書を見る必要があるのか、という疑問もあるでしょう。
 実は、進歩性なしの認定に反論する意見書と明細書は、本質的に同じなのです。違いは、書式、請求の範囲の広さ、図面の有無、明細書の方が発明の記載が詳しいことくらいです。「全部ちがうじゃないか」と言われるかもしれませんが、従来の技術(引用文献)と比較して、本発明のメリットを主張する点で、両者は全く同じなのです。
 だから進歩性なしに反論する意見書を見ておけば、進歩性を確保しやすい明細書(請求の範囲を含む)を書いたり、進歩性のある発明をしたりする際に役立つのです。

では、前回の拒絶理由通知に対して反論を行う意見書を見てみましょう。

20070822155306.gif


実際には【出願人】や【代理人】等の欄もありますが、ここでは省略しました。また1行の文字数も実際には異なります。

A欄で、審査官がした認定の確認をします。

B欄で、本発明の要旨を示します。この発明では、請求項1を補正して「□□」という構成を追加しています。なぜ補正をするかというと、審査官が特許請求の範囲(請求項1)に対して進歩性が無いと言ったからです。請求項1の記載を変更することにより「進歩性なし」の認定を解消させる訳です。

補正をするには、別途、手続補正書を提出するのですが、ここでは取り上げません。

C欄では本発明による効果を説明しています。ここでいう「効果」は審査官が示した引用文献に無い利点のことです。

D欄では審査官が示した引用文献(刊行物)に、(3)で説明した効果が無いことを主張します。補正により請求項1に□□を追加するだけでは、「□□を設けるのも当業者にとっては容易だ」と言われるかもしれません。
 そこで、本発明は□□を備えているので、引用文献にはない効果がある、と主張します。「□□を設ければこんな効果が得られるのに、なぜ□□が書かれていないのか。それは□□を設けるというアイデアに思い至るのが容易ではなかったからだ。つまり進歩性が無いというのは誤りだ」という訳です。

E欄で結論(拒絶理由が解消したこと)を言います。

注意点としては、□□という構成は、本発明の明細書などに記載されている必要があることです。記載されていない構成を追加すると「不適法な補正」という別の拒絶理由が発生してしまいます。

進歩性なしに反論する意見書を作成するポイントをまとめましょう。

 1.どの刊行物にもない構成を本発明の中

   から探し出す

 2.その構成を特許請求の範囲に追加する

 3.その構成による効果を主張する

次回は、進歩性のある発明の仕方や、進歩性の有無の判定方法を取り上げます。

補足
 
 「引用文献には□□がないが、効果~~は有する」場合、上記の意見書はダメです。あくまでも引用文献には無い効果を主張しなければなりません。

 前回の拒絶理由通知のように刊行物が複数しめされた場合は、基本的に各刊行物に対し、同じ理由で反論します(上記意見書もそうなっていることを確認してください)。 ですから「引用文献1には△△することが記載されていない。引用文献2には○○が記載されていない」というのは、刊行物ごとに異なる理由で反論しているので×です。

 補正をしなくても意見書を書ける場合があります。それは審査官がミスをした場合です。例えば、引用文献1をよく読むと○○が記載されていない(審査官が読み違いをした)場合、引用文献の番号を間違えた場合などです。
 前者の場合、ミスを指摘をする意見書を出してあっさり登録される場合もありますが、適切な引用文献に差し替えて再び進歩性なしの拒絶理由通知が送られてくる場合もあるので気をつけましょう。

 上記のような意見書を提出しても「進歩性なし」が解消しない場合もあります。これには次のケースがあります。

 ・第3の引用文献をつけて「これに□□が書いてある」と審査官が言う
 ・「□□を設けるのも当業者にとっては容易だ」と認定される

後者は、進歩性の審査基準に反しているので困ったものです。
これらの認定を受けた場合にも登録への道は残されています。
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